中國國際貿易促進委員會

申請美國專利的主要實質條件

經常有企業詢問:“我們有某一項發明創新,能不能在美國申請專利?”回答這類問題需要我們了解該發明創新,并對其進行美國專利法下的一系列法律分析。

美國《專利法》第101條規定了獲得專利保護的范圍:任何人發明或者發現新穎且實用的過程、器械、產品或者物質構成,或者對前述任何一項的新穎且實用的改進,如果滿足本章規定的條件和要求,可以獲得專利。

一項發明至少需要滿足以下條件才能得到專利保護:屬于法定的可申請專利的事項;新穎性;實用性;非顯而易見性;可實現性。

一、法定可申請專利的主題

從上述《專利法》第101條可以看出,可申請專利的主題有(且僅有)四種:過程、器械、產品和物質構成。

美國最高法院在Diamond v. Chakrabarty案中認定,國會在制定專利法時的意圖是:可被授予專利的主題“包括由人類制造的在陽光下的任何東西”。 美國最高法院在判例中還認為以下幾種主題不能申請專利:抽象的概念、自然法則、自然現象。

最近10來年,美國聯邦法院(包括最高法院)對《專利法》第101下有很多新的判例,特別是關于計算機實現的方法(是否為“抽象概念”)基因以及疾病診斷技術(是否設計“自然現象”)等方面。但是這些判例分析過程比較模糊而且沒有很好的一致性。如果您的發明可能屬于這些范疇,在專利撰寫以及審批過程中最好請有經驗的專利律師來應對以降低申請被駁回的可能性。

二、新穎性

這個要件的意思是,如果某個發明的內容在申請專利之前已經被公開,則不能得到保護。美國《專利法》第102條關于新穎性的規定比較復雜,往往需要結合每個案件進行具體分析。總結起來有以下幾點:發明在申請專利之前已經被公眾所知;發明在申請專利之前已經在印刷的出版物上被公開;發明在申請專利之前已經在此前發布的專利申請中或者已授予的專利中被公開。

在這三種情況下,由于準備申請專利的內容已經被公之于眾,自然就喪失了新穎性。如果之前的公開是發明人自己作出的又如何呢?美國《專利法》有一個例外規定——發明人自首次公開其發明的內容或者許諾銷售專利產品之后,如果在一年之內提出申請,那么發明人自己的披露不對這個申請的新穎性造成影響。但是,如果超出這個期限的話,發明人將喪失專利保護的可能性。相比來說,全世界幾乎所有國家都沒有對發明人自己的披露有“赦免”條款,因此,出于慎重起見,發明人最好在披露發明內容之前就提交專利申請,特別是發明人打算在美國之外的國家申請專利。

三、實用性

實用性是說申請專利的發明必須具有一定的實用目的或價值。法律為這個條件設置的門檻并不高。只有“完全不能實現任何實用性結果”的發明才能被認定不滿足實用性要件。相反,只要這個發明具備“部分”實用功能,就可能通過實用性考查。

動物手表這個專利頒發于1991年。這種手表外形的計時器是在動物生命周期的基礎上工作的。據稱,該發明的主要功能有二:第一是可以讓人類直接感受到動物的時間體驗。第二是其快速移動的指針可以在某些場合起到意想不到的喜劇效果。由此可見,實用性的門檻其實不高。當然,這個獲得專利的動物手表是否有商業價值,又是另外一個問題了。

四、非顯而易見性

如果一項發明與此前已經存在的產品或者過程不相同,那么就可能滿足了新穎性的要求。美國《專利法》還要求申請保護的發明必須是對現有技術的非顯而易見的改進。

這個標準如此抽象,每個人的理解也都不一樣,審查結果應該具有極大的不確定性。同一份申請在不同的審查員那里很可能得出完全相反的結果,完全沒有客觀性的審查標準如何令人信服?這里我們需要認識一位專利法上的權威“人士”——PHOSITA。

PHOSITA常被譯為“所屬技術領域中具有通常知識者”。實際上,PHOSITA并不是一個真實存在的人,而僅僅是一個法律擬制的標準。所有審查員在評判申請是否具備非顯而易見性時,都必須從這個假想人物的視角(而不是自身的知識和經驗)出發進行審查。

五、申請說明書的撰寫要求

根據美國《專利法》第112條,專利說明書必須使用完整、清晰、簡潔和準確的語言來描述發明本身以及生產或使用該發明的方法和過程。這個要件的審查標準是——PHOSITA在閱讀完擬申請專利產品的說明書后能否制造或者使用該發明。專利申請的說明書的撰寫并非易事,需要對發明本身的深刻理解以及精準的書面表達能力以及專利申請的豐富經驗。這和撰寫學術報告和研究性文章完全不同。說明書構成對權利要求的所有支持。一旦遞交申請,說明書不能修改(除非改正一些明顯的非實質性小錯誤),所以在說明書中如果有描述錯誤、不清、不足或者別的問題,將無法修正,從而對專利的成功與否以及保護范圍造成極大影響。

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